Ich habe eine Frage zum Thema Marke und Benutzungspflicht. Wenn ich eine Marke anmelde mit zehn Sortimenten, z.B. Bekleidung, Schuhe, Schmuck ... anbiete, aber nach der „5-jährigen Schonfrist“ nur fünf anbiete, habe ich dann die Marke ausreichend genutzt oder besteht die Gefahr der Löschung?
Ihre Frage zielt auf die Benutzungspflicht einer Marke, und zwar auf die Frage, inwieweit eine Teilnutzung rechtserhaltend ist.
§ 26 Abs. 1 MarkenG verlangt eine Benutzung der Marke für die Waren oder Dienstleistungen, „für die sie eingetragen ist“. Hierzu bedarf es einer sogenannten Subsumtion der Waren/Dienstleistungen, auf die sich die jeweilige Benutzungshandlung nach dem Verkehrsverständnis bezieht, unter die Begriffe des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses der Marke.
Wird eine Marke nur für einen Teil der eingetragenen Waren/Dienstleistungen benutzt, wirkt dies nach § 49 Abs. 3 MarkenG und den insoweit gleichlautenden §§ 25 Abs. 2 S. 3, 43 Abs. 1 S. 3, 55 Abs. 3 S. 4 MarkenG nicht auch für die übrigen Waren/Dienstleistungen rechtserhaltend, so dass die Marke teilweise löschungsreif ist und sich ihr Schutzbereich im Sinne des §§ 9, 14 MarkenG nur nach den benutzten Waren/Dienstleistungen bemisst.
Da der Schutz gegen Verwechslungsgefahr aber auch Waren/Dienstleistungen umfasst, die den benutzten Waren/Dienstleistungen nur ähnlich sind, bewirkt die Löschungsreife bzgl. nicht benutzter Waren/Dienstleistungen nicht zwingend, dass diese nicht doch in den Schutzbereich der Marke fallen könnten (z.B. besteht zu einer für „Hosen“ und „Jacken“ eingetragenen, aber nur für Hosen benutzte Marke auch zu einer Verwendung für Jacken Ähnlichkeit).
Ist eine Marke für einen Oberbegriff eingetragen, aber nur für eine zugehörige Spezialware benutzt (z.B. „Bekleidungsstücke“ eingetragen, aber nur für Lederhandschuhe benutzt), so ist bei der Kollisionsprüfung in Zersetzungsprozess, Widerspruchsverfahren oder Löschungsverfahren gegen jüngere Rechte Dritter nicht von dem Oberbegriff, sondern grundsätzlich von der benutzten Spezialware auszugehen. Im Löschungsverfahren wegen Verfalls gegen die teilbenutzte Marke selbst kommt nach heutiger Meinung eine Einschränkung des Oberbegriffs auf eine Untergruppe durch Teillöschung in Betracht.
Mit anderen Worten, eine Teilnutzung einer Marke nur für einen Teil der Waren/Dienstleistungen sollte zu einer entsprechenden Anpassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses führen, indem nur noch die tatsächlich benutzten Waren und Dienstleistungen enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass sich diese Ausführungen auf in Deutschland angemeldete Marken beziehen. In anderen Staaten kann der von Ihnen genannten Sachverhalt anders gehandhabt werden.
Angemerkt sei noch, dass für das Erstellen von einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis spezielle Regeln und Vorschriften zu beachten sind (siehe DPMA. In diesem Zusammenhang kann es sinnvoll sein, den Rat eines Patent- oder eines auf Markenrecht spezialisierten Rechtsanwalts hinzuzuziehen.
Quelle: Tobias Kalinowski
Patentanwalt und European Patent Attorney
PATERIS Theobald Elbel Fischer Patentanwälte, PartmbB
Januar 2020
